MIDAS –REGISTRO DE MARCA VERSUS DISEÑO COMUNITARIO REGISTRADO

El dibujo o modelo comunitario nº 0000162425

fue registrado a nombre de Honeywell Analytics Limited con fecha de presentación de 02/04/2004, y la indicación de los productos fue «logos»

El 12 de Septiembre 2005, Hee Jung Kim presentó una solicitud de nulidad del mencionado diseño en base al Artículo 25(1)(e) del Reglamento del Consejo (EC) No 6/2002 de 12 Diciembre 2001 respecto a Diseños Comunitarios (‘CDR’) (OJ EC 2002 No L 3, p 1). Esta compañía basó la acción de nulidad en el Artículo 9 del Reglamento del Consejo (EC) No 40/94 de 20 de Diciembre de 1993 de Marca Comunitaria, que contempla su derecho en exclusiva a impedir el uso al titular del diseño anteriormente mencionado, en base a la marca internacional nº 810732

registrada el 10 Abril 2003 con efecto en Alemania, Benelux, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Hungría, Irlanda, Italia, Portugal y Suecia.

El 01 de Marzo de 2006 la División de Anulación de la OAMI emitió una decisión declarando el diseño comunitario nº 162425-0004 nulo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 (1) (e) RDC dado que el diseño incluía un término idéntico al que presenta la marca internacional anterior.

El Artículo 25 (1) e del RDC establece que el dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso.

De acuerdo con la Directiva 89/104/EEC del Consejo, de 21 de Diciembre 1988, que es la Ley aplicable al presente asunto y según la legislación de cualquiera de los Estados miembros designados en el RI, el solicitante está facultado para prohibir el uso de un signo compuesto por la palabra «MIDAS» en cualquier tipo de escritura si el uso del signo en el tráfico económico guarda relación con alguno de los productos para los que se registró el RI.

Por consiguiente, cuando un signo se haya registrado como marca en un Estado miembro y esta última sea válida, se supondrá que se trata de un «signo distintivo» a tenor del artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC.

En 2006 la división de anulación estableció que dado que el solicitante tiene el derecho a prohibir el uso de un signo que consiste en el término “MIDAS” en cualquier estilo de letra, la incorporación del término mencionado en el Diseño comunitario constituye un uso idéntico al del registro internacional prioritario. Dado que el diseño se ha solicitado como logo que intrínsecamente se relaciona con cualquier tipo de productos o servicios, el uso del signo en el Diseño comunitario se relaciona con los servicios para los que la marca internacional está registrada.

El 3 de Mayo de 2007, La Sala Tercera de Recurso confirmó, en el caso R609/2006-3, la decisión emitida por la División de Anulación concerniente al conflicto entre la marca internacional nº 810732 y el diseño comunitario registrado nº 162425-0004. La Sala de Recursos ha considerado que “del contenido del Artículo 25 (1) (e) no se puede llegar a la misma conclusión que el recurrente al afirmar que el signo distintivo debe reproducirse de forma idéntica en el Diseño impugnado. Es suficiente con que se incorpore el signo distintivo”. En particular, la Sala de Recursos ha señalado que “las diferencias en el tipo de letra y el hecho de que el diseño incorpore un elemento figurativo, la abreviatura TM y el slogan, no eliminan el hecho de que el signo se perciba incluyendo el término principal “MIDAS”.

Al referirse a la similitud existente entre los productos, la Sala de Recursos observa que “el uso del signo en el Diseño Comunitario se refiere a los productos del Registro Internacional, dado que el signo se utiliza en el diseño de un logotipo que intrínsecamente se refiere a cualquier tipo de productos y servicios. En concreto, el objetivo comercial de un logotipo consiste en figurar en los productos o en su envase, o en ser utilizado en la documentación comercial y en material publicitario. Por lo tanto, los productos a los que se refiere el uso del signo en el Diseño son idénticos a los incluidos en la lista de productos para los que se registró la marca internacional.”

Es más ha considerado que, cabe la posibilidad de que cuando los consumidores se encuentren con el logo del Diseño incorporado en productos concretos, o bien en su envoltorio o empaquetado, percibirá el logo como una indicación del origen de los productos en cuestión y no como un puro adorno. En consecuencia, el DC impugnado es susceptible de causar confusión en caso de coexistencia con la marca del recurrente. Así, la presencia de otros elementos en el Diseño no impedirá el riesgo de confusión en el público relevante de los Estados Miembros designados por el RI”.